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Perfectionnements de brevets d'invention, contrats et clauses contractuelles

L'étude, la mise au point et l'exploitation d'une invention protégée par un brevet donnent souvent lieu à la réalisation de perfectionnements, également dénommés améliorations, développements, modifications, évolutions, etc.

Lorsque le brevet fait l'objet d’une transmission ou d’une modification des droits qui y sont attachés, par exemple par un contrat de cession ou de concession de licence d'exploitation, il est important de définir le sort qui sera réservé aux perfectionnements de l'invention brevetée et ce dès l'origine. Dans le cas contraire, un conflit peut survenir entre les contractants.

Cette question est souvent considérée comme secondaire lors des négociations. Elle est le plus souvent oubliée. Or, la valeur économique et l'importance industrielle des perfectionnements peuvent parfaitement dépasser celles de l'invention initiale.

La définition des perfectionnements

Le Code de la Propriété Intellectuelle ne vient pas au secours des cocontractants puisqu'il ne contient pas de définition de la notion même de perfectionnement.

Pour pallier ces lacunes, les Tribunaux ont envisagé, sans vraiment se fixer, deux définitions de la notion de perfectionnement :

  • la plus stricte se réfère uniquement à la portée de protection du brevet. Ne constitue un perfectionnement à un brevet qu'une technique tombant sous la portée de protection du brevet,
  • selon la deuxième, plus souple, on recherche à partir de différents critères (fonction, domaine d'application, moyens mis en œuvre, résultats obtenus, etc.) si perfectionnement et invention brevetée ont un lien technique, par exemple relèvent du même domaine technique. C'est cette approche qui a le plus souvent été retenue par les juges. Elle reste néanmoins relativement subjective.

Une définition encore plus large est possible, mais n'a pas eu la faveur des Tribunaux. Elle est "économique" : une technique serait qualifiée de perfectionnement à un brevet dès lors qu'elle est susceptible de concurrencer l'invention brevetée sur son marché, ou d’être commercialisée conjointement à l’invention brevetée.

Le sort des perfectionnements

La loi française ne prévoit aucun régime juridique propre aux perfectionnements, à l'exception de dispositions permettant, dans certaines conditions, au titulaire d’un brevet de perfectionnement, d’obtenir une licence d’un brevet antérieur détenu par une autre personne.

Lorsque les parties n'ont pas pris la précaution de définir clairement dans le contrat quel régime s'applique aux perfectionnements, les juges tentent d'interpréter leur volonté et invoquent également volontiers les principes du droit civil des contrats (garantie d'éviction du fait personnel, obligation de délivrance).

Malheureusement, l'intervention du juge laisse subsister une place importante à l'incertitude, difficilement conciliable avec le besoin de sécurité des brevetés et licenciés.

La prudence commande donc de régler les problèmes dès la rédaction du contrat, de manière aussi complète et claire que possible.

La nécessité d'un contrat rédigé avec soin

Comme le contrat fait la loi des parties, il n'existe pas d'autres limites à l'imagination que celles des dispositions légales impératives d'ordre public, en particulier celles du droit communautaire de la concurrence. Le Règlement de la Commission du 31 janvier 1996 n° 240/96 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du Traité de Rome à des catégories d'accords de transfert de technologies, contient en effet plusieurs dispositions intéressant la propriété et l'exploitation des perfectionnements.

Après avoir défini la notion même de perfectionnement, clef de voûte du système, les rédacteurs du contrat vont devoir s'attacher à répondre à toute une série de questions.

  • Les cocontractants devront-ils se tenir mutuellement informés des perfectionnements apportés à l'invention brevetée ?
  • Seront-ils tenus de garder le secret sur ces perfectionnements et dans l'affirmative pour quelle durée ?
  • Qui sera en droit de se réserver la propriété des perfectionnements, à supposer bien sûr que ceux-ci soient brevetables ?
  • Qui sera en droit d'exploiter les perfectionnements ?
  • L'exploitation par l'un des cocontractants d'un perfectionnement réalisé par l'autre va-t-elle donner lieu au versement d'une rémunération au profit de ce dernier ? La fixation de cette rémunération est souvent délicate. Comment évaluer, au moment de la conclusion du contrat, la valeur d'un perfectionnement qui n'existe pas encore et n'existera peut-être jamais ?

Parfois, considérant la difficulté qu'il y a à apporter une réponse à ces interrogations, les parties préfèrent adopter des solutions "extrêmes", par exemple en excluant purement et simplement les perfectionnements du champ du contrat, et en prévoyant d'engager ultérieurement, si nécessaire, de nouvelles négociations.

Mais ces solutions extrêmes qui ont le mérite de la simplicité, peuvent encore poser des problèmes pratiques graves, notamment pour le licencié dans le cas où un perfectionnement majeur est conçu.

Il reste donc éminemment conseillé de soulever la question des perfectionnements et de l'examiner avec la plus grande attention lors de la négociation d'un contrat de licence.

CONTACTS
Philippe Maurisset
Juriste, Conseil en Propriété Industrielle
Cabinet Barre Laforgue & Associés
95 rue des Amidonniers - 31000 Toulouse
Tél : 05 61 21 08 67
Fax : 05 61 22 79 23
E-mai : l bl@barre-laforgue.com
Site : www.barre-laforgue.com

 

 
 

Comment protéger des méthodes utilisées dans le domaine de l'activité économique (business methods) ?

Alors que continuent les discussions concernant la brevetabilité des logiciels, on commence à parler de plus en plus de la brevetabilité de procédés dans le domaine des activités économiques et commerciales.
De même que pour les brevets de logiciels, les Offices de Brevets ne réagissent pas de la même manière des deux côtés de l'Atlantique vis-à-vis des brevets concernant des méthodes commerciales.

La problématique

Pour une société, il peut être très important de protéger une nouvelle méthode commerciale pour avoir un avantage compétitif vis-à-vis de la concurrence. Il peut s'agir d'une méthode concernant l'organisation interne de la société ou bien une méthode pour approcher sa clientèle et traiter avec elle. Ces techniques de vente et d'organisation constituent le savoirfaire de sociétés commerciales de même que les inventions techniques constituent le savoirfaire des industriels. Actuellement, le secteur tertiaire prend une place de plus en plus importante et souhaite protéger son savoirfaire comme cela se fait également dans le secteur industriel. Les titres de propriété industrielle permettent, grâce à des décennies d'expérience, d'apporter une protection efficace à nos industriels. Les acteurs du monde économique sont intéressés par les outils (brevets) utilisés par l'industrie pour se protéger et l'on voit ainsi de plus en plus de demandes de brevet concernant des méthodes commerciales, notamment dans le domaine du commerce électronique.

Ces méthodes commerciales peuvent être nouvelles et innovantes. On retrouve ainsi deux critères importants dans la notion de brevetabilité. Pourquoi alors ne pas accorder une protection de type brevet à une méthode commerciale nouvelle et innovante alors qu'un procédé technique nouveau et innovant pourra accéder à une telle protection ?

Que dit la loi ?

Aux Etats-Unis, la tendance est de reconnaître le droit à une protection par brevet pour les méthodes commerciales alors qu'en Europe, le brevet reste réservé aux innovations techniques.
Au niveau français (article L.611-10 CPI) ou au niveau européen (article 52 CBE) la loi sur les brevets ne considère pas "les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles,
en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs" comme étant des inventions et ceux-ci ne sont donc pas brevetables.
Les accords ADPIC fortement influencés par les Américains et auxquels l'Office Européen des Brevets n'est pas lié, prévoient dans leur article 27 qu' "un brevet pourra être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle". Dans ces accords, le mot invention n'est pas défini, pas plus que la notion d'application industrielle. Une interprétation large peut donc être donnée à cet article 27.

La position européenne

Elle est illustrée ci-après par deux exemples. Dans le premier exemple, la protection par brevet a été refusée tandis que dans le second un brevet a été délivré, apparemment sans difficultés, par l'Office Européen des Brevets (OEB). Une décision d'une Chambre de Recours Technique de l'OEB, en date du 8 septembre 2000 (publiée JOEB 10/2001) rappelle que "l'existence d'un caractère technique est une condition implicite de la CBE à laquelle une invention doit satisfaire pour être une invention au sens de l'article 52 (1) CBE". Le sommaire de cette décision précise que "les méthodes faisant uniquement intervenir des idées économiques et des pratiques commerciales ne sont pas des inventions au sens de l'article 52 (1) CBE. Une caractéristique d'une méthode portant sur l'utilisation de moyens techniques à des fins exclusivement non techniques et/ou pour traiter des informations de nature exclusivement non techniques ne confèrent pas nécessairement un caractère technique à ladite méthode". Cette décision concernait une demande de brevet visant à protéger une méthode pour contrôler un système de caisse de retraite dans laquelle, après avoir entré des informations en provenance de chaque employeur sur les employés inscrits à ce régime de retraite, des calculs d'âge moyen des employés, de coût périodique d'une assurance vie, d'estimation des coûts administratifs fournissaient, entre autres, la valeur nominale d'un contrat d'assurance-vie pour chaque employé. Un dispositif pour contrôler un système de caisse de retraite était également revendiqué. Cette demande de brevet a été rejetée par l'Office Européen des Brevets car aucun effet technique n’a ici été reconnu dans la méthode revendiquée, tandis qu'une demande correspondante a été acceptée par l'Office Américain des Brevets.

Toutefois, comme indiqué dans cette décision européenne, "la pratique de l'OEB a également changé, ouvrant la voie de la protection par brevet aux méthodes dans le domaine des activités économiques". On remarque ainsi, à titre de second exemple, la délivrance d'un brevet européen pour un "procédé de traitement d'informations codées, lors d'une opération d'achat ou de paiement par un client titulaire d'une carte à puce chez un commerçant, dans lequel on lit le contenu de la mémoire de la carte à puce et on imprime ou non un coupon à partir des informations issues du contenu de ladite mémoire, caractérisé en ce que, la mémoire de la carte à puce comportant un premier fichier d'identification, […] un deuxième fichier de comptabilisation, […] et un troisième fichier, […] on effectue un traitement algorithmique […], le traitement algorithmique comportant une étape d'incrémentation ou de décrémentation du (deuxième) fichier […], puis on écrit des données dans le (deuxième) fichier, on écrit de nouvelles informations dans le (troisième) fichier […], et on imprime ou non ledit coupon […]. Il s'agit là, ni plus ni moins, que du traitement des cartes de fidélité lors d'un achat chez un commerçant.

La délivrance a ici probablement été possible car la revendication comportait non seulement des éléments techniques mais en plus la nouveauté et l’activité inventive ont été reconnus dans le traitement des informations dans les éléments techniques que sont les mémoires ou les fichiers.

Conclusion

Ainsi, lorsque de nouvelles méthodes commerciales sont utilisées et que l'on souhaite les protéger, pour empêcher un concurrent de les utiliser ou bien pour essayer de les valoriser, il convient d'avoir le réflexe, comme pour une invention technique, de se poser la question s'il y a lieu ou non de déposer une demande de brevet. Dans la mesure où ces méthodes sont nouvelles et inventives, une protection aux Etats-Unis d'Amérique a de bonnes chances d'aboutir à la délivrance d'un brevet. Au niveau européen, une protection ne sera accordée par l'OEB a priori que dans la mesure où l'innovation présente un effet technique et où l’innovation porte sur cet effet technique. La manière de rédiger la demande de brevet et de formuler les revendications devra alors être particulièrement soignée pour augmenter les chances d'aboutir à la délivrance d'un brevet européen.

CONTACTS
Jean-Luc Hartmann
Conseil en Propriété Industrielle, Ingénieur Rinuy, Santarelli
Immeuble Innopolis A
BP 388 – 31314 Labège Cedex
Tél : 05 61 00 75 30
Fax : 05 61 00 75 39
E-mail : jlhartmann@rinuy-santarelli.com


 

Certificat d’animateur - Propriété Industrielle

Le 11 Décembre 2002, Madame Nicole Fontaine, Ministre déléguée à l’Industrie, a présenté une communication sur "La politique en faveur de l’Innovation", établie en collaboration avec Madame Claudie Haigneré, Ministre déléguée à la Recherche et aux Nouvelles Technologies. Ce "Plan Innovation" propose un ensemble de mesures afin d’aider les entreprises à accroître leur effort de R&D et afin d’aider les entreprises et le monde de la recherche à travailler davantage ensemble. Parmi ces mesures, certaines doivent conduire à une meilleure valorisation des résultats de la recherche. Entre autres, il est prévu d’organiser, dès 2003, une campagne nationale de sensibilisation des chercheurs publics au brevet et l’instauration d’une prime par brevet déposé et délivré.

Pour favoriser cette démarche de valorisation de l’innovation, l’INPI* a décidé de créer le Certificat d’Animateur Propriété Industrielle. Cette formation, donnant lieu à une évaluation finale, doit permettre aux animateurs PI de faire face à l’évolution des pratiques au sein des entreprises, des laboratoires ou structures d’animation économique. Elle leur permettra d’assurer un rôle d’aide à la décision et d’orientation en matière de propriété industrielle, ainsi qu’un rôle d’interface avec les experts en propriété industrielle. Monté en partenariat étroit avec les professionnels : ASPI*, APRAM*, CNCPI*, réseau CURIE, CNRS, ANVAR et réseau RDT ce certificat s’adresse aux chargés de valorisation, animateurs technologiques ou économiques des centres de recherche, des structures de développement local, des incubateurs ou autres partenaires du développement économique ou technologique.

* INPI : Institut National de la Propriété Industrielle
ASPI : Association française des Spécialistes en Propriété Industrielle de l'industrie
APRAM : Association française des PRAticiens du droit des Marques
CNCPI : Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle
CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique
ANVAR : Agence Nationale de Valorisation de la Recherche
RDT : Réseau de Développement Technologique

CONTACTS
Valéry Comte
Délégué Régional
INPI
3 rue Michel Labrousse - 31106 Toulouse cedex 1
Tél : 05 61 40 96 00
Fax : 05 61 40 75 06
E-mail : toulouse@inpi.fr
Site : www.inpi.fr